Das Wichtigste in Kürze
- Der BGH hat die unbefugte Nutzung des ÖKO-TEST-Siegels als Markenrechtsverletzung bestätigt.
- Unternehmen müssen einen Lizenzvertrag abschließen, um rechtmäßig mit dem ÖKO-TEST-Siegel werben zu dürfen.
- Die hohe Bekanntheit der Marke führt auch bei unähnlichen Waren und Dienstleistungen zu einer gedanklichen Verknüpfung und somit zur Rechtsverletzung.
- Die unlautere Ausnutzung der Markenstärke ohne eigene Anstrengungen oder finanzielle Gegenleistung ist nicht zulässig.
- Verstöße können Unterlassungsansprüche und die Erstattung von Abmahnkosten nach sich ziehen.
BGH-Urteil: Benutzung von ÖKO-TEST-Siegeln als Markenrechtsverletzung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in drei Revisionsverfahren die unbefugte Benutzung von Testsiegel-Marken als Verletzung der Rechte der Markeninhaberin an ihrer bekannten Marke gewertet.
Hintergrund der Verfahren um das ÖKO-TEST-Siegel
Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin „ÖKO-TEST“ heraus. In diesem Magazin werden regelmäßig Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht. Sie ist zudem Inhaberin einer 2012 eingetragenen Unionsmarke, welche das bekannte ÖKO-TEST-Siegel abbildet. Dieser markenrechtliche Schutz umfasst Dienstleistungen wie „Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen“.
Die Klägerin räumt Herstellern und Vertreibern von getesteten Produkten das Recht ein, mit dem ÖKO-TEST-Siegel zu werben. Dies ist jedoch an den Abschluss eines entgeltlichen Lizenzvertrages gekoppelt. Die Beklagten, allesamt Versandhändler, hatten in ihren Online-Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel geworben, ohne zuvor einen solchen Vertrag abgeschlossen zu haben.
Die einzelnen Sachverhalte
Im Verfahren I ZR 173/16 bot die Beklagte eine blaue Baby-Trinkflasche und einen grünen Baby-Beißring an. Diese Produkte waren von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden. Neben den Produktpräsentationen wurde das ÖKO-TEST-Siegel mit dem Testergebnis „sehr gut“ und der Testfundstelle abgebildet.
Die Beklagte im Verfahren I ZR 174/16 vertrieb einen Lattenrost in verschiedenen Größen sowie einen Fahrradhelm. Das abgebildete ÖKO-TEST-Siegel zeigte die Testergebnisse „gut“ bzw. „sehr gut“ und die Fundstelle des Tests. Allerdings hatte die Klägerin den Lattenrost nur in einer bestimmten Größe und den Fahrradhelm in einer anderen Farbgestaltung getestet.
Im Verfahren I ZR 117/17 bot die Beklagte einen Lattenrahmen und ein Kopfkissen an. Auch hier wurde das ÖKO-TEST-Siegel, ergänzt um den Zusatz „Richtig gut leben“, das Testergebnis „gut“ bzw. „sehr gut“ und die Testfundstelle, verwendet. Die Klägerin hatte den Lattenrahmen und das Kopfkissen jeweils nur in einer der angebotenen Größen getestet. Ein Lizenzvertrag für das Kopfkissen kam erst nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Angebots zustande.
Die Klägerin sah in der jeweiligen Werbung eine Verletzung ihrer Unionsmarkenrechte. Sie forderte von den Beklagten Unterlassung und die Erstattung der Abmahnkosten.
Verfahrensgang vor den Instanzgerichten
In den Verfahren I ZR 173/16 und I ZR 174/16 entschieden die Landgerichte unterschiedlich. Während das Landgericht im ersten Fall der Klage stattgab, wurde sie im zweiten Fall abgewiesen. Beide Klagen waren jedoch in der Berufungsinstanz erfolgreich. Der Bundesgerichtshof wies die Revisionen der Beklagten in diesen beiden Verfahren zurück.
Im Verfahren I ZR 117/17 gab das Landgericht der Klage statt. Die Berufung der Beklagten blieb auch hier ohne Erfolg.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH)
Der Bundesgerichtshof wies die Revision der Beklagten im Wesentlichen zurück. Er bestätigte die Verurteilung zur Unterlassung, welche sich auf die konkreten Verletzungsformen bezog.
Verletzung der Markenrechte
In allen drei Verfahren sah der BGH eine Verletzung der bekannten Marke der Klägerin. Die beanstandete Zeichennutzung verstieß demnach gegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV sowie Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV.
Bekanntheit der ÖKO-TEST-Marke
Die Berufungsgerichte hatten die Bekanntheit der Klagemarke rechtsfehlerfrei bejaht. Der BGH stellte klar, dass für die Beurteilung der Bekanntheit einer Marke nicht erforderlich ist, dass Investitionen ihr unmittelbar zugutekommen. Es genüge vielmehr, dass die Marke, wie im vorliegenden Fall durch Publikationen, mittelbar von diesen Investitionen profitiert.
Rechtsverletzende Benutzung des ÖKO-TEST-Siegels
Der BGH bestätigte eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke. Dies begründete er damit, dass der Verkehr das von den Beklagten verwendete Logo gedanklich mit der Klagemarke verknüpft. Die Beklagten vermittelten Informationen über die Beschaffenheit und Qualität ihrer Produkte. Dabei bezogen sie sich auf die Dienstleistung des Warentests, die unter der bekannten Marke der Klägerin erbracht wird.
Die hohe Bekanntheit der Klagemarke und die starke Zeichenähnlichkeit führten zur Annahme einer gedanklichen Verknüpfung. Dies galt auch, obwohl die betroffenen Waren und Dienstleistungen unähnlich sind. Es handele sich um eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, nicht um Zeichenidentität.
Die Beklagten hatten das als Marke geschützte „leere“ Testlogo um Angaben zum Testergebnis und zur Testfundstelle ergänzt. Die von der Marke erfassten Dienstleistungen (Verbraucherberatung und -information) sind den von den Beklagten erbrachten Handelsdienstleistungen nicht ähnlich. Ein Händler, der über Testergebnisse informiert, erbringt somit nicht gleichzeitig die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.
Unlautere Ausnutzung der Markenstärke
Die Berufungsgerichte nahmen weiterhin rechtsfehlerfrei an, dass die Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke unlauter ausnutzt oder beeinträchtigt. Ein Dritter, der von der Anziehungskraft, dem Ruf und dem Ansehen einer bekannten Marke profitieren will, ohne eigene Anstrengungen oder finanzielle Gegenleistungen zu erbringen, nutzt deren Image unlauter aus.
Die Klägerin hat erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen in die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke investiert. Die Beklagten hingegen nutzten die resultierende Werbewirkung ohne finanziellen Beitrag. Daher ist die Abwägung der Berufungsgerichte, die das Interesse der Klägerin an der Kontrolle der Werbung höher bewerteten, rechtlich nicht zu beanstanden.
Fazit
Das Urteil des BGH verdeutlicht den hohen Schutzumfang bekannter Marken wie des ÖKO-TEST-Siegels. Unternehmen müssen Lizenzverträge abschließen, wenn sie mit solchen Testsiegeln werben möchten. Eine unautorisierte Nutzung stellt eine Markenrechtsverletzung dar und kann zu Unterlassungsansprüchen sowie der Erstattung von Abmahnkosten führen.